Internasjonal patentstrategi

Behovet for en internasjonal patentstrategi følger av en stadig mer globalisert industri. Et patent er en territorielt begrenset rettighet, og ettersom det i de fleste industrisektorer i dag konkurreres på en internasjonal arena, er det av stor betydning å ha et bevisst forhold til hvordan og hvor bedriften skal utnytte sine industrielle rettigheter.

Dagens internasjonale næringsliv benytter seg i stigende grad av lisensiering av teknologi. Slike lisensavtaler baserer seg ofte på sterke, internasjonale patentporteføljer. En sterk internasjonal patentportefølje kan videre bidra til å sikre fotfeste for beskyttet teknologi i nye geografiske markeder, samt være et virkemiddel i dialog med investorer.

Det eksisterer altså ikke noe "verdenspatent". Dette er en godt innarbeidet misforståelse. Et patent gjelder kun i det land (eller den region) der det er godkjent. Dette gjør at ingen kan patentere samme oppfinnelse i andre land, grunnet kravet om nyhet. Det nærmeste en kommer "verdenspatentet" er Patent Cooperation Treaty (PCT) som er en internasjonal innleverings- og granskningsordning for patentsøknader, mer om dette følger lengre ut i artikkelen.

Internasjonale patentrettigheter

Et innvilget patent gir som nevnt en rettighet i ett eller flere land (eller regioner, som f.eks EPC). Dette medfører en del kostnader ved internasjonal patentering. Til tross for samarbeidsordninger og harmonisering over landegrenser er det likevel slik at patentlovgivningen og patentmyndighetenes praksis kan variere noe fra land til land. Dette kan gjøre utfallet noe uforutsigbart, særlig når det gjelder vurdering av oppfinnelseshøyde. Noen få land utfører verken nyhetsgranskning eller patenterbarhetsvurdering, men registrerer simpelthen patentrettigheten på grunnlag av søknaden. Dette er tilsynelatende komfortabelt, men gir i virkeligheten svært sårbare rettigheter, da patentet som sådan kan erklæres ugyldig dersom noen (f.eks. en konkurrent) framskaffer relevante publikasjoner som dokumenterer manglende nyhet. I slike land er det viktig at søkeren selv er påpasselig med å innlevere en søknad som på best mulig måte er avgrenset mot kjent teknikk.

Det foregår heldigvis - som antydet over - et kontinuerlig arbeid med å harmonisere de ulike lands patentlover, for derved å fjerne slike fallgruver, samt å forenkle søknadsprosessen.

Som nevnt over, er ikke patentlovene helt identiske i alle land. I Europa tilfaller rettigheten til oppfinnelsen (patentet) den som først innleverer en søknad om patent, mens det i USA er den som først gjorde oppfinnelsen - og kan dokumentere dette - som har rettigheten. Disse konseptuelt ulike utgangspunktene omtales gjerne som henholdsvis "first-to-file" og " first-to-invent". I USA er det dermed viktig å føre nøyaktige lab-journaler, som både er datert og signert. Denne prosedyren er praktisk i mange andre sammenhenger også. Viktigheten av hemmelighold og dokumentasjon gjennom (lab)journaler med tanke på patentering i USA spesielt, er også nyttig ved internasjonalt utviklingssamarbeid. En annen stor forskjell er skånefristen ("grace period") som en har i USA, denne gir mulighet for å patentere innen 12 måneder etter publisering av oppfinnelsen, og representerer altså et unntak fra absolutt nyhetskrav.

NB: Søknader kan innleveres på engelsk i Norge (alt i søknaden må være oversatt, også tekst på tegninger og patentkravene). Husk også at patentsøknader bør holdes hemmelig så lenge som mulig (18 mnd), for å få nærmere visshet rundt muligheten for å oppnå beskyttelse etc.

Forankring i forretningsstrategien

Som nevnt i artikkelen "Verktøy for sikring av verdier og kilde til inntekter", må patentstrategien integreres i forretningsstrategien. En internasjonal patentstrategi må også gi svar på hvor (valg av land), når (i utviklingsprosessen), hvorfor og hvordan det skal tas ut patenter (Granstrand, s 219). Hvor stort omfanget av patentering i praksis vil være kan selvsagt variere med teknologisk og markedsmessig nedslagsfelt, bedriftens finansielle styrke med mer. I det følgende gis noen ledetråder for å kunne vurdere hva som bør vurderes i et aktuelt tilfelle.

Hvor

I en internasjonal patentstrategi er det ytterst sjelden man vil finne det lønnsomt å beskytte seg med patenter i alle land. For mange produkter vil det være tilstrekkelig å dekke de viktigste markeder mht salg eller produksjonsmuligheter, samt foreta en vurdering hvor ens største konkurrenter holder til. Patentstrategier bør derfor understøttes av markedsundersøkelser og markedsanalyser.

Hvordan

Patentstrategier kan generelt favne alt fra tilfeldig patentering for å komme "rundt" konkurrerende teknologi via systematisk dekning av større områder ("teppe" eller "minelegging"), til defensiv avgrensning gjennom "gjerdebygging" eller " omringing". Det kan også benyttes kombinasjoner av de nevnte dekningsprinsipper (se også artikkelen "Verktøy for sikring av verdier og kilde til inntekter").

Når

Patentstrategien må ta hensyn til at den beskyttelse som skal oppnås må sikre virksomhetens teknologifundament over lengre tid. Dette betyr at både beskyttelse av egen teknologi og vern mot konkurrenter må vurderes i lys av bedriftens ståsted og fremtidsplaner. En fornuftig balanse mellom beskyttelse av egen teknologi, mer defensiv patentering og patentering for forhandlingsstyrke bør derfor tilstrebes.

Et alternativ (dersom sannsynligheten for å oppnå patent vurderes som stor, for eksempel på basis av forundersøkelser) er å innlevere søknaden og deretter begjære at den blir gjort allment tilgjengelig forholdsvis raskt. Dette skaper et tydeligere hinder for dine konkurrenter på et tidlig tidspunkt. Man oppgir imidlertid noen frihetsgrader i bytte for et tidligere hinder (forutsatt at søknaden blir godkjent), men ulempene til tross, åpner denne muligheten for å kunne lage spennende løsninger innen tekniske områder som utvikler seg raskt.

Hvorfor

En undersøkelse blant bedrifter i Japan viser at de klart viktigste motiver for å patentere selvsagt er beskyttelse av egen produkt- og prosessteknologi, men også patentering som mottiltak overfor konkurrenter og som ledd i å oppnå forhandlingsstyrke. For SMBer som vil satse internasjonalt kan det øke egen forhandlingsstyrke betydelig å sitte på rettigheter som er helt avgjørende for forhandlingspartneren, dersom lisensiering eller FoU-samarbeid er ønskelig.

Det kan også være andre motiver for patentering internasjonalt: Patentering kan redusere uklarheter i forhold til teknologilekkasje når ansatte slutter, særlig for internasjonale selskaper.

Ved kjøp og salg av bedrifter vil ikke nødvendigvis patentrettigheter følge med ved salget, dersom konsernet som selger selv trenger denne teknologien innen andre deler av sin virksomhet. Dette tilsier oppmerksomhet ved oppkjøp. Imidlertid vil en sterk patentportefølje kunne medføre bedre pris ved salg av en virksomhet.

Pengestrømmer mellom ulike søsterselskaper i et konsern i tilknytning til utnyttelse av teknologi som er eid av enkeltselskaper, kan lettere dokumenteres via teknologi- eller lisens -avtaler.

Sjekkliste

Følgende spørsmål kan brukes som sjekkliste i forbindelse med utarbeidelse av patentstrategien:

1.Skal bedriften selv ta hånd om produksjon og salg?

Følgende bør vurderes:

a) Hvor ligger egen styrke i forhold til de ulike trinn på veien fra ide til salg og markedsføring, med et internasjonalt framstøt for øye

b) Hvor kan produktet produseres på en effektiv måte?

2.Ønsker bedriften å inngå avtaler med andre aktører?

a) Hvilke patenter/produkter har disse?

b) Mulige samarbeidsformer:

-utlisensiering

-leieproduksjon,

-salg/markedsføringssamarbeid

3. Hvordan kan patentering brukes strategisk i forhold til å:

a)Sikre basis for egen virksomhet - på kort og lang sikt.

b)Blokkere konkurrenter

c)Øke forhandlingsstyrke overfor konkurrenter, leverandører og kunder (med tanke på krysslisensiering, utviklingssamarbeid eller ved kjøp/salg)

4. Hvor er de største markedene for produktet/systemet?

5. Hvor holder de største konkurrentene til?

a) Hvor er konkurrentenes hjemme- og viktigste eksportmarkeder

b) Hvor finner konkurrentene billig arbeidskraft (slike land bør også dekkes)

c) Hva slags patentstrategier har de (sjekk patentlitteraturen som basis for dette)

Internasjonale ordninger

Det finnes en rekke internasjonale/flernasjonale samarbeidsordninger og konvensjoner for patentområdet. I det etterfølgende gis en oversikt over en del viktige begreper som det kan være nyttig å kjenne til ved internasjonal patentering. Patentkontorer (fullmektiger) kan bistå med utforming av søknader, innsending og videre håndtering. Det finnes også aktører som tilbyr hjelp til å forankre beskyttelsesstrategien i forretningsstrategien, for deretter å hjelpe til med å gjennomføre denne.

Pariskonvensjonen

Pariskonvensjonen, vedtatt i 1883, innfører begrepet om " konvensjonsprioritet" i behandlingen av en oppfinnelses absolutte krav til nyhet. Pariskonvensjonen er revidert flere ganger og i utvidet til å omfatte alle land som er tilsluttet Verdens handelsorganisasjon (WTO). Pariskonvensjonen administreres av FN-organet World Intellectual Property Organization (WIPO).

Prioritetsprinsippet medfører at en patentsøknad beholder sin opprinnelige innleveringsdato ("prioritetsdato") ved videreføring til ett eller flere av medlemslandene, dersom denne videreføringen skjer innen 12 måneder etter første gangs innlevering.

PCT - Patent Cooperation Treaty

For blant annet å lette granskningen og patenterbarhetsprøvningen av samme patentsøknad i ulike land, ble Patent Cooperation Treaty (PCT) opprettet i 1970. PCT-ordningen administreres også av WIPO og fungerer som en internasjonal innleverings- og granskningsordning for patentsøknader. Ordningen gjør det mulig å innlevere en patentsøknad til Patentstyret i Norge, som senere dermed er en potensielt søknad i flere land.

Fordeler med PCT:

-Videreføring av prioritet fra nasjonal søknad.

-En kan oppnå å "kjøpe seg" mer tid, inntil 18 mnd mer, før de store utgiftene kommer, da søknaden gjennomgår nye internasjonale granskninger. Først etter inntil 18 mnd etter innsendelse av PCT søknaden, må man velge hvilke land man ønsker å patentere i.

-Grundig internasjonal patentbarhetsundersøkelse kan forhindre unødvendig bruk av ressurser.

-Søknaden kan justeres før den igjen videreføres i de enkelte land.





EPO/EPC - European Patent Office

Dette er europapatentet (EP). Ved innvilgelse av europapatent har en beskyttelse i alle land som har tiltrådt den europeiske patentkonvensjonen (EPC). Man kan krysse av EPO som en forlengelse av PCT.

Harmonisering og "regionalisering" av patentlovgivning medfører at selv nasjonale aktører må forholde seg til internasjonale patentrettigheter. Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) er et eksempel på dette. Det forventes at Norge vil slutte seg til denne konvensjonen om få år.

Første søknad i andre land?

-US/UK provisional

Det må også vurderes om det foreligger spesielle grunner for ikke å søke patent i Norge først. Språklige forhold kan gjøre kontakten med fullmektiger og saksbehandlere i Norge enklere. Imidlertid finnes muligheter for å " kjøpe" seg tid ved å sende inn en "provisional" søknad i USA eller UK, som deretter kan konverteres til en vanlig søknad. Man kan basere en ny søknad på denne og så ta med seg prioritetsdatoen (noe som må skje inne 12 måneder fra innsendelse av søknaden).

Som nevnt over kan det iblant være av interesse å begynne patenteringsprosessen i andre land enn Norge. En grunn kan simpelthen være at man ikke anser Norge som et interessant marked, da er det naturligvis ikke så viktig å patentsøke teknologien her. Alternativet kan da være å begynne med en patentsøknad i EPC eller USA, eller andre land man har særlige interesser i.

En årsak til at det kan svare seg å innlevere den første patentsøknaden i USA (for så senere eventuelt å gå videre internasjonalt), er for å unngå de problemene som kan oppstå i forbindelse med amerikanske fenomenet " first to invent". Det kan med andre ord i enkelte tilfeller være av interesse å etablere en tidligst mulig innleveringsdato i USA.

Dersom man ikke ønsker å ta kostnadene ved en US-patentsøknad umiddelbart, men ønsker å begynne prosessen i hjemlige forhold, finnes det allikevel en mekanisme som muliggjør en tidlig innleveringsdato i USA. Denne omtales vanligvis som "US Provisional Application". En slik foreløpig patentsøknad kan med fordel være en kopi av den norske. Denne må imidlertid innen 12 måneder, og etter visse regler, konverteres til en vanlig US-søknad.

Litteratur:

Granstrand, O.: "The Economics and Management of Intellectual Property" , Edward Elgar, Cheltenham, 1999.